최근 본 로펌은 혁신 제약 회사, 아바닐 (Avanir Pharmaceuticals, Inc.), 에게 델라웨어 지방 법원에서 열린 “bet-the-company” 햇치-왁스맨 (Hatch-Waxman) 특허 소송에서 5 제네릭 경쟁사를 상대로 중요한 승리를 가져다 주었습니다. 아바닐사의 뉴덱스타 (Nuedexta) 제품은 2026년까지 특허 보호를 받을수 있다고 하였습니다. 뉴덱스타는 dextromethorphan (“DM”) 및 quinidine (“Q”) 두 약물의 조합 제품이며 장애 감정실금 (pseudobulbar affect, 또는 PBA) , 충격적인 신경 장애로 당사자가 원치 않는 웃음과 울음이 당사자의 기분과 상관없이 행해지는 행동을 치료하는데 사용됩니다.
이 소송이 시작된 것은 2011년 7월부터 이며 팔 제약 회사 (Par Pharmaceutical, Inc.) 가 뉴덱스타의 제품 특허 만료 이전에 제네릭 버전 제품 신청 통지를 FDA에 보낸 후 었습니다. 다른 4 제네릭 경쟁사들도 (Actavis, Wockhardt, Impax and Watson) 팔 제약사의 리드를 신속하게 따랐습니다. 아바닐사의 특허는 낮은 복용 양의 DM 및 Q 조합을 사용하여 PBA 치료한다는 주장이었고, 치료 성분으로 사용되는 DM 과 Q는 인체의 DM 성분 신진대사를 억제 하기 위하여 사용되었습니다. 제네릭 측은 여러 이전 특허들이 PBA 치료에 DM 과 Q를 광범위하게 사용하여 왔기 때문에, 훨씬 더 높은 복용량이기는 하지만, 아바닐사의 특허는 이점으로 비추어 보아 자명성 근거가 없다는 주장입니다.
퀸 엠마누엘은 제네릭 측의 자명성 주장이 사후 평과를 바탕으로 하는 것을 신속하게 식별하였습니다- 아바닐사의 특허와 특허 발명 절차를 역 분해한 것부터 시작해서 말입니다. 증거 개시 내내 본 로펌은 제네릭즉의 잘못된 이론의 결함을 노출하였습니다. 그 중에 예로 당시 숙련된 전문가들은 선행 기술의 가르침, 즉 상당히 더 높은 양의 DM 과 Q 가 PBA 치료에 필요하다는 점을 외면하지 않았을 것이란 말입니다. 본 로펌은 제네릭 측의 전문가들로 부터 중요한 자백을 받았습니다. 선행 기술 발명 당시 숙련된 전문가들이 PBA 치료를 위해 선행 기술에 적용 되었는던 DM 과 Q의 복용량을 낮출 아무런 이유가 없었고, 만약 그렇게 했었어도 그들이 낮춘 복용량 조합이 PBA 치료에 효과적이라는 것을 합리적으로 예상치 못했을 것이라고 말입니다.
레너드 스타크 (Leonard P. Stark) 판사 앞에서 6 일간의 벤치 재판 후, 법원은 아바닐사에게 승소 판결을 내렸으며 특허는 비자명성을 갖추고 있다고 판시하였습니다. 스타크 판사는 퀸 엠마누엘의 비자명성 논리를 넗히 적용하고, 숙련된 전문가들이 선행 기술에서 PBA치료를 위해 공개된 DM 과 Q의 복용량에서 달라질 아무런 이유가 없다는데 동의하였습니다. 또한 스타크 판사는 퀸 엠마누엘이 제출한 증거를 인용하면서 선행 기술 발명 당시 숙련된 전문가들이 PBA 치료를 위해 선행 기술에 적용 되었는던 DM 과 Q의 복용양이, 선행기술 대비 약 80-93% 감소, 효과적으로 PBA를 치료할 수 있다는 것을 예상치 못했을 것이라는 점을 높이 평가하였습니다.
스타크 판사의 판정은 아바닐사의 미래에 매우 중대합니다. 뉴덱스타가 아바닐사의 수익의 대부분을 차지하니 많은 분석가들은 만약 소송에서 패배를 하는 경우 회사는 문을 닫아야 하였을 것이라고 지적했습니다. 대신, 퀸 엠마누엘의 승리 결과로 아바닐사의 시장 가치가 하룻밤에 거의 50% 증가하고, 다음 12년 동안 회사 주력제품에 특허 보호를 유지하게 되었습니다.